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[经验分享] 实用新型审查意见满天飞,来几个答复讲理模板

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发表于 2016-11-24 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
富贵随笔:审查意见与答复就是双方讲理的过程,我们都心平气和的坐下来谈嘛。

专利质量提升工程,发明专利审查变严了,实用新型审查当然也要变严。于是有些看起来不讲道理的审查意见出来了,貌似气得代理人够呛,一片怨声载道。
光愤怒没有用,冷静下来想想,还是得答复。怎么答复?总不能打电话把审查员骂一顿,或者意见陈述说“你怎么能这样不要脸?”

对于代理人,还是要讲道理,把你认为审查员说得不对的地方表达出来,这就需要回归到审查指南,在修改之前审查指南记载的就是对的。
结合大家反馈的几类典型,来几个讲理的模板:

第一类审查意见:惯用手段的直接替换
审查员在审查意见中提到了“惯用手段的直接替换”,这个概念是审查指南实质审查部分新颖性审查中规定:如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如,对比文件公开了采用螺钉固定的装置,而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式, 则该发明或者实用新型不具备新颖性。
该项规定仅仅针对抵触申请的情况下,在后申请相对于在先申请改动很小,确实是常规部件替换常规部件的情况才使用。而审查员用发明实质审查都慎用的这个规定来质疑新颖性,明显不符合审查指南的要求。惯有手段的直接替换需要对比文件和要求要保护的实用新型都得有技术特征,仅仅是直接替换而已,并不包含增加特征或者对比文件中根本没有的技术特征。
具体到本方案的......
我们假设实质性相同成了,那么到了授权维权阶段,我能用惯用手段的直接替换?实质性相同肯定比等同更靠谱吧?

核心答复点:惯用手段的直接替换不是轻易随便用的,需要A替换B,而且A、B都是惯用手段,惯用手段是需要有证据的。

第二类审查意见:实质性相同的方案(法9)
审查指南中,关于如何判断同样的发明创造规定如下:
“判断时,如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同,应当认为它们是同样的发明创造。
应当注意的是,权利要求保护范围仅部分重叠的,不属于同样的发明创造。例如,权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的,其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的,不属于同样的发明创造。”
即只有当权利要求保护范围一模一样的时候才被认为是同样的发明创造,否则不属于同样的发明创造。
审查员在审查意见中指出.....是本领域惯用手段的直接替换,实质性相同并不符合审查指南的规定。事实上,审查指南规定的“本领域惯用手段的直接替换,实质性相同”是用来判断是否具有新颖性的时候使用的对比方法,也就是专利法第二十二条第二款,其针对的是申请日期不同的专利申请之间,而不是同日申请的不同专利申请之间。
我们假设实质性相同成了,那么到了授权维权阶段,我能用实质性相同去维权不?实质性相同肯定比等同更靠谱吧?

核心答复点:要用法9条必须保护范围一模一样,除非改审查指南,否则就是错的。

第三类审查意见:实用性
审查指南明确规定:能够产生积极效果,是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日,其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。以下情况,通常应当认为发明具有有益的技术效。
(4)尽管发明在某些方面有负面效果,但在其他方面具有明显积极的技术效果。
说出你的申请在某方面是什么效果。对于审查员质疑的非有益效果最好用举例来回应(以下例子仅仅是调侃噢,慎用):比如我们的飞机不但消耗能源还污染到了平流层,是不是不具有实用性?比如我们的卫星不但消耗能源还污染到了外太空,是不是不具有实用性?比如我们的汽车排放尾气污染大气,是不是不具有实用新型?比如我们的供暖设备污染大气是不是应该停掉专利局的供暖?比如我们修建的房子浪费水泥、水、钢铁等多种资源是不是要拆掉专利局盖茅草屋?

答复核心点:只要解决一方面的问题达到效果,能够工业产业化就够了。

既然有这些审查意见,那后续实用新型撰写改怎么回避呢?
1、写一个十分复杂的权利要求不管保护范围,不给审查员找到一个区别特征很少的对比文件的机会。一大堆的技术特征,我看你怎么用惯用手段的直接替换?
2、同一天提交的多个申请文件,权利要求之间不再仅仅一点不同,把多个不同的技术特征分别放在不同申请文件中。堵上实质性相同这条路。
3、不再谦虚的把有益效果夸得跟一朵花一样,使劲吹使劲写,哪怕有一点点可能的负面效果也要给抹掉。

对于审查员,也不容易,背着驳回率指标。在完成指标的基础上,建议尽量地维持审查标准统一性。打击垃圾专利、非正常申请的同时,避免错杀专利布局,错杀有价值专利。有空的时候还是旁敲侧击影响一下领导,质量提升很重要,但不能矫枉过正。

否则结局就是:领导定个任务,审查员用尽一切办法完成,代理人绞尽脑汁回避,申请人一脸懵懂,最后授权的实用新型反而成了浪费大量时间产出的权利要求十分复杂保护范围很小的怪物。

当然上面都是针对实用新型的,更重要的发明申请中,常规技术手段也是满天飞,该如何答复呢?当然发明审查更加复杂,双方争辩更加充分,模板基本上用处不大。这个需要手把手教啦!审查意见全部评价没有创造性答复成功才是本事,部分权利要求没有评价创造性的答复不是水平。

专利质量提升,个人认为申请人产出好的技术方案、代理人写好专利申请很重要,审查维持统一尺度也很重要。都知道如果标准不统一,哪怕申请人、代理人一身正气保证不申请垃圾专利,也提高不了专利质量,反而产出为了应对不停变换的审查标准而编造一些怪胎出来。

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八袋长老

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发表于 2016-11-28 18:28:42 | 显示全部楼层
说得非常对

申请人产出好的技术方案、代理人写好专利申请很重要、审查维持统一尺度


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