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[经验分享] 搞定常规技术手段,解决答复绕不过去的坎

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发表于 2016-11-28 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
富贵随笔:常规技术手段、有限次实验对于审查员如获至宝,对于代理人如鲠在喉。审查员眼里本领域技术人员无所不能,代理人眼里本领域技术人员呆若木鸡。审查员夹在领导和代理人之间两头受气,代理人夹在审查员和申请人之间两头受气,都不容易。是不是急着要模板?那得耐心的读到最后。

审查指南创造性判断第三步:
(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
大家看这里并没有常规技术手段也没有有限次实验,而是公知常识及举例的惯用技术手段、书上记载的技术手段。

为何审查员喜欢用常规技术手段、有限次实验呢(可以翻看好多审查意见都是用的这个)?因为可以说理。如果用公知常识意味着都知道,证明都知道还是比较难的(万一你装作不知道呢);如果用惯用手段意味着习惯性会用到,证明习惯性也比较难(万一习惯不一样呢);用书上记载的倒是容易,但是书不好找啊。所以审查员都不爱用。

最爽的常规技术手段、有限次实验最符合审查员的口味,常规技术手段意味着可能不是公知常识(虽然你不知道但是是常规的)、惯用手段(虽然不惯用但是常规的),其实无意间扩大了审查指南的限定。有限次实验更多的是化学、药品领域用,也是一步绝杀棋,哪怕你100亿次实验、需要100亿光年的时间呢,也算有限次。

事实上很多时候证明“无”的东西是很难的,比如要证明你没有犯罪、没有去看过人妖就要比你证明有罪、看过人妖要难。不过审查员大智慧把“无”的证明让本领域技术人员来说,即一个不存在的人说你的方案无创造性噢,你想报仇吗?找本领域技术人员去吧。

那么遇到大杀四方的常规技术手段该如何答复呢(有限次实验那个下次再聊)。心中要有只要不是新颖性问题就能答复成功的信念。创造性本来就是主观的,审查员看的方案多了觉得没有创造性,法官看的方案少觉得有创造性都是常事。

目前的常规技术手段分以下几种情况:
(1)直接把多个区别技术特征都说成常规技术手段;
(2)只有一个区别技术特征说成是常规技术手段;
(3)多个区别特征,部分用对比文件2说公开了,剩下的说是常规技术手段。
不管哪种情况,如果直接答复不是常规技术手段,请审查员出示证据都是无力的,我上面分析过了审查员既然选择了常规技术手段就是可以不给证据的。如果直接套用三步法模板缺找不到痛点也是无力的。

发明申请答复个案千差万别,没有固定的模板套用,只能针对个案具体分析答复。不过思路还是有的,需要全方位回应把该说的道理都说出来,来点答复思路给你,很多时候需要混合着用:
(1)直接全盘否定对比文件1。指出技术领域不同、解决的技术问题完全不同、技术方案完全不同、技术效果也完全不同。很多时候审查员找到的对比文件1看到就相差甚远。比如电学领域看起来都是获取数据、处理数据、输出数据这么个步骤,看起来只要是电学方案都没创造性。
模板:对比文件1解决的技术问题是.....,权利要求1解决的技术问题是......,完全不同;对比文件1解决的技术手段是.....,权利要求1解决的技术手段是......,完全不同对比文件1解决的技术效果是.....,权利要求1解决的技术效果是......,完全不同。需要提醒审查员的是,根据审查指南的规定,对比文件1应该是公开了技术特征和本申请相比相同的技术特征最多的,而不是看起来好像差不多的技术特征。两个完全不同领域的技术方案之间并没有可比性,因此审查员对比之后得到的区别特征是常规技术手段并不成立。

(2)质疑对比文件1的比较过程,特别是“相当于”部分。很多时候审查员的对比文件1里并没有公开那么多特征,好多也并不是相当于的。如果你直接上来就针对审查员指出的区别特征那就中了圈套。
模板:对比文件1并不像审查员指出的那样公开了AAA技术特征,XX特征和本申请中的YY特征也并不相同,可见,权利要求1和对比文件1存在的区别特征除了审查员指出的几个特征外,还有......。因此,本申请所要解决的技术问题是......而不是审查员重新界定的技术问题.......。换句话讲,审查员对比得到的区别特征是常规技术手段也就并不成立。
(3)质疑重新界定的技术问题。即使审查员对比过程没有问题,重新界定技术问题也会给你挖坑等你跳。比如打渔船和海洋无人测量船,区别特征是太阳能电池板,审查员给你重新界定的技术问题是提供什么样的电源,而太阳能电池板是常规技术手段;你要警觉地重新界定技术问题是提供无需消耗常规能源不受续航能力限制甚至可以到达外太空的电源如何安装,而如何解决这个问题不仅仅是太阳能电池板本身而是怎么装进去与别的技术特征匹配。
模板:基于区别特征,本申请实质要解决的技术问题是.......,而并不是审查员指出的......,审查员孤立地隔开区别特征界定技术问题是值得商榷的,更应该结合整体技术方案还原应用场景,避免事后诸葛亮。事实上,研究对比文件1的技术人员和本申请的技术人员,怎么也不会想到将对比文件1结合XXX得到本方案,即使对比文件1结合XXX得到的也不是本申请的技术方案,而是XXX方案。再有,从技术效果上看........

(4)质疑区别特征是常规技术手段的推理过程。很多审查意见都是找一个对比文件,然后列出好几个区别特征,然后逐个说是常规技术手段,特别是把你的权1的区别特征全都当常规技术手段。猛一看好像很有道理,细想一下这个逻辑是有严重问题的。其把每个特征一个一个割开来,这么看那肯定是所有技术特征都是常规技术手段。
模板:
对比文件1其实是本申请的背景技术,其实并不需要审查员检索申请人也知道。审查员将背景技术当做对比文件1,然后评价所有区别特征是常规技术手段是不可取的。举例来说,看谍战片如果没有提示或者剧透都想不到谁是内鬼,但是看了提示和剧透的观众却好像什么都知道一样。本申请和对比文件1就相当于这样的关系,本申请之前,对比文件1采用的方案存在各种问题....,既然那么容易想到,为何不直接采用更优的本申请的方案?因为想不到啊!因为审查员是看了本申请之后才想到的,是看了剧透啊!无疑是在玩1=1.01=1.02=.....=99.99=100的游戏,温水煮青蛙。如果按照这个逻辑审查,那可以很负责任的说,基本上每个专利申请都能被评价没有创造性,审查员可以任选一件授权专利来按照这个逻辑推理。

轻松一则(纯属娱乐):
审查员夹在领导和代理人之间两头受气,代理人夹在审查员和申请人之间两头受气(于是审查员和代理人都怒大伤肝,肝都不大好)。对比文件1是清肝利胆的中药A,本申请是肝硬化晚期的药物B,两者一对比,就是多加了几种中药(有养肝的药性)。审查员指出多加的几种中药是常规技术手段,没有创造性。考考大家:如果不幸审查员和代理人都得了肝硬化晚期,请问审查员服用药物A还是B?代理人服用药物A还是B?


是不是还需要非保护客体、公开不充分、得不到说明书支持的模板?要看赞赏力度够不够了!欢迎提供各种疑难答复共同学习进步。
上期模板:

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七袋嫡系

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发表于 2016-11-28 15:34:13 | 显示全部楼层
鼠大,冒昧说一句,光年是距离单位。。。另外,请教您下,材料类专业(学过基础的化学,机械课程,CAD,电工电子学),做专代有前途吗,应该如何定位,选择什么方向,谢谢鼠大
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 楼主| 发表于 2016-11-28 15:49:06 | 显示全部楼层
123456tt 发表于 2016-11-28 15:34
鼠大,冒昧说一句,光年是距离单位。。。另外,请教您下,材料类专业(学过基础的化学,机械课程,CAD,电 ...

行业并无好坏之分,定方向也没多大用,一步一步来呢
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八袋长老

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发表于 2016-11-28 18:20:36 | 显示全部楼层
富贵鼠 发表于 2016-11-28 15:49
行业并无好坏之分,定方向也没多大用,一步一步来呢

做国内代理的话,电学应该很有优势,机械差一点,化学比较惨
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